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浅谈如何判定平行进口中的商标侵权行为
本文来源：http://www.mctm.net 本文作者：中国知识产权报商标周刊 发布时间:2023-09-13
将国外商标权利人生产的商品进口到我国并销售的行为引发关注——
因认为北京四海致祥国际贸易有限公司（下称北京四海致祥公司）销售的标有“KÖSTRITZER”商标长沙商标注册的啤酒涉嫌侵犯其注册商标专用权，德国大西洋C贸易咨询有限公司（下称德国大西洋公司）将前者诉至法院。日前，北京市高级人民法院针对该案作出终审判决，认定北京四海致祥公司未构成商标侵权，终审判决维持了一审原判。
据了解，德国库斯亭泽黑啤酒两合公司（下称德国库斯公司）拥有第7828456号“KÖSTRITZER”商标，以及第G701010号、第6366250号及第G624253号“Köstrißer及图”商标，上述4件涉案商标均核定使用在第32类啤酒等商品上。
2013年5月，德国库斯公司与德国大西洋公司签订商标使用许可合同，约定：德国大西洋公司是德国库斯公司所生产产品在我国的唯一经销商；该合同的唯一目的旨在打击潜在的第三方平行进口许可产品到我国的侵权行为；德国库斯公司授予德国大西洋公司独占的、不能转移的许可。
德国大西洋公司诉称，其获得4件涉案商标在我国的商标独占使用权后，发现北京四海致祥公司在大量低价销售侵犯其涉案注册商标专用权的黑啤酒，给其造成了巨大的经济损失。据此，其请求法院判令北京四海致祥公司立即停止侵权行为，并赔偿其经济损失及合理支出300万元。
北京四海致祥公司辩称，其销售的“KÖSTRITZER”品牌啤酒系合法进口并经商标权利人许可的正品，未侵犯涉案注册商标专用权。随后，北京四海致祥公司提交了其与荷兰TRIGON FOOD B.V.公司签订的购买“KÖSTRITZER”啤酒的合同等证据。
据了解，二审法院经审理均认为，该案争议焦点是北京四海致祥公司将德国库斯公司生产投放于欧洲市场的“KÖSTRITZER”系列啤酒进口到我国并销售的行为是否构成对涉案湖南商标注册专用权的侵犯。
该案中，被控侵权啤酒标注的商标为“KÖSTRITZER”或“Köstrißer”，标注的生产厂家系德国库斯公司，商标与商品来源的对应关系是真实的，并不会导致消费者混淆误认；由于我国现行商标法及其他法律并未明确禁止商标平行进口，因此北京四海致祥公司将欧洲市场上合法流通的“KÖSTRITZER”系列啤酒进口到我国进行销售，并未违反我国商标法及其他法律的规定；另外，如果被控侵权商品系商标权人生产销售的，该商品的流通行为既不会造成消费者混淆误认，不会损害商标权利人的商誉，不应当认定为侵权行为，亦未构成对涉案注册商标专用权的侵犯。
综上，法院认定北京四海致祥公司进口并销售被控侵权啤酒，未构成对德国大西洋公司涉案长沙商标注册专用权的侵犯，据此作出上述终审判决。
行家点评：
吴鹏彬 上海大邦律师事务所 高级合伙人、律师：所谓平行进口，指的是商标权利人将自己生产的商品在国外出售给经销商或者将商标在国外许可给他人使用，这些国外的经销商或者被许可方又将其与商标权利人在国内生产或许可销售的相同的商品出口到国内再销售的做法。此类平行进口的商品在国内再销售显然是未经商标权利人再次许可的，其是否构成商标侵权？此前曾有观点认为构成侵权，理由是商标具有地域性，未经商标权利人许可的平行进口行为扰乱了商标权利人的价格体系。但上海市第二中级人民法院曾在2013年作出的一份判决中指出：被告销售的商品是从商标权利人处购买并通过正规渠道进口的正牌商品，而非假冒商品，被告在销售商品的过程中在商品吊牌、衣架、包装袋、宣传册上使用原告涉案注册商标的行为属于销售行为的一部分，不会造成相关公众对商品来源的混淆、误认，因此该案被告向零售商销售被控侵权商品的行为不构成对原告湖南商标注册专用权的侵犯。
该案中，北京市高级人民法院在判决中明确指出：商标权人在使用商标并将商品投放市场的过程中，已经获得了与其商标权相对应的足额的回报，同时也足以避免消费者对商品来源产生混淆，而且我国现行商标法及其他法律并未明确禁止商标平行进口。据此，法院认定北京四海致祥公司进口并销售被控侵权啤酒的涉案行为并不构成对涉案注册商标专用权的侵犯。该案二审判决具有一定的标志性与学习借鉴意义，在一定程度上是对长期以来存在争议的平行进口问题的一个回应。
王卫东 北京大成律师事务所 高级合伙人、律师：所谓商标商品的平行进口，是指进口商未经进口地商标权人（包括商标权利人及独占使用权人等）同意，从境外进口经合法授权生产的带相同商标的同类商品的行为。
商标商品平行进口的合法性问题，主要表现为对商标权的权利穷竭原则的不同认识。根据权利穷竭原则，附有某商标的商品一经商标权人或其授权人的同意第一次投入市场后，商标权人即丧失了对其注册商标专用权的控制，其权利即告穷竭，无论该商品此后如何分销与转卖均不构成侵权。
权利穷竭原则又进一步区分为国内（或区域）穷竭原则和国际穷竭原则，不同国家法律对此的态度并不一致，与贸易有关的知识产权协议也允许平行进口问题由各成员自行解决。欧盟就实行了内外有别的商标平行进口政策: 对于欧盟区域内商标的平行进口行为适用商标权的区域穷竭原则, 而对欧盟区域外的则适用长沙商标注册专用权国内穷竭原则（即有条件的限制平行进口行为）。
该案中，二审法院认为，涉案商标与商品来源的对应关系是真实的，并不会导致消费者混淆误认；同时，北京四海致祥公司的商标平行进口行为并不被我国商标法及其他法律所明确禁止，据此驳回了原告的诉讼请求。
从进口国商标被许可人的角度看，商标商品的平行进口行为，会对商标被许可人的市场份额以及预期利益产生不利影响，但这需要被许可人通过与商标所有人签订的商标使用许可合同的有关约定进行适当的风险规避。
