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本文来源：http://www.mctm.net      本文作者：长沙商标注册      发布时间:2023-09-13

一起案件激起千层浪

　　日前，由宁波市中级人民法院一审，经浙江省高级人民法院二审、最高人民法院再审的一起案件入选２０１５年全国５０件知识产权典型案件。

　　案件的双方分别是浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司。２０１５年１１月２６日，最高人民法院对这起侵害商标权纠纷案作出再审判决，至此，这起“ＰＲＥＴＵＬ定牌加工案”终于尘埃落定。

　　长沙商标注册据悉一个案件打了５年“拉锯战”，争议的焦点就在于浦江亚环锁业有限公司的行为是否构成侵犯莱斯公司“ＰＲＥＴＵＬ”商标专用权，以及亚环公司之行为是否属于《商标法》意义上的商标使用行为。

　　最高人民法院在判决中明确指出：“亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用‘ＰＲＥＴＵＬ’相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。”

　　最高人民法院认为，浦江亚环锁业有限公司在委托加工产品上贴附的标识，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，不具有商标的属性，该公司在产品上贴附标识的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。因此作出判决，认定浦江亚环锁业有限公司根据墨西哥的储伯公司委托，在其生产的挂锁上使用“ＰＲＥＴＵＬ”相关标识的行为，不属于《商标法》意义上的商标使用。

　　此判决公布后在业内引起了广泛的关注，不少业内人士认为这是最高法对定牌加工中的商标侵权问题“定调”，或将影响以后此类案件的判决。

　　贴牌生产的侵权风险

　　贴牌生产涉及的商标侵权纠纷，在甬上并非个案。

　　宁波市中级人民法院刚刚二审判决了一起类似案件。甬上某外贸企业接受国外一家公司订单，贴牌加工一批塑料制品。随后，国内某公司以在相同商品上使用类似的商标为由诉其侵权。宁波市中院经过审理认定，其所使用的商标系国外客户合法拥有的商标，且与国内这家公司的商标并非完全相同；该外贸企业系接受国外客户订单要求生产，且所生产的产品全部用于出口，并未在国内销售。因此推翻了一审的侵权判决，认定其行为不构成侵权。

　　“白皮书”显示，５年来，宁波两级法院共审理了３５件贴牌加工案件，其中判决２６件，调解９件。

　　“虽然总体数量不算多，但其中的风险不可小觑。且随着我市对外贸易的进一步发展，以及相关权利人法律意识的提高，这样的案件势必呈增长趋势。”宁波市中院法官介绍，长沙商标注册从司法实践来看，贴牌生产的侵权风险主要体现在五个方面。

　　首先，定作方不是合法的商标权利人。在这样的情况下，贴牌生产企业如果缺乏自我保护意识，没有要求定作方提供商标所有权证书或商标使用权相关证明，势必存在侵犯商标权的极大风险。

　　其次，定作方要求生产的产品并不在其注册商标类别下。如其长沙商标注册时标注的类别是雨伞，而其订单中要求生产的贴牌产品是杯子，如此贴牌生产企业就很可能面临侵权的风险。

　　第三，定作方在国外注册的商标与国内某些驰名商标相同或类似。其行为本身就侵害了国内企业的商标权，对加工同类产品且贴着同样或类似商标的外贸企业而言，更是极易构成侵权。

　　第四，贴牌生产企业没有经过定作方许可，擅自销售贴牌产品。“外贸企业在生产商品时，生产的实际数量大多会超出订单件数，以备出现瑕疵品时的调换等。如果将剩下的贴牌产品擅自销售，则构成了商标侵权。”

　　第五，贴牌生产企业未按照规定进行标注。按照法律规定，经许可使用他人注册商标的必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

　　商标侵权风险如何防

    关于涉外贴牌加工是否构成侵权，目前法律上还没有统一规定。近年来，涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权一直是知识产权诉讼领域的热点与难点，司法实践中也存在不同的裁判尺度。

　　“有观点持肯定态度，认为商标在中国一经注册，即在核定使用范围内受到保护，无论是中国还是外国当事人均不得侵害，定作方在境外享有的商标权无法免除在我国境内的商标侵权责任。持否定说的则认为涉案产品不在中国境内销售，产品上所贴附的商标在中国境内不具有识别商品来源的作用，不构成商标性使用，故不认为是侵权。还有人主张根据不同情况区别对待，即在相同商品上使用相同商标的，直接认定侵权成立；若被控侵权商品与国内注册商标核准使用商品不相同，或者被控侵权产品上使用的商标与国内注册商标不相同的情况下，则不构成商标侵权。”法官解释。而对甬上众多贴牌加工企业而言，加强防范是第一要义。

　　企业在承接订单前，应要求国外委托方提供合法有效的商标注册证书。还可以要求定作方出具由其所在地工商管理部门或商标局出具的相关证明文件，以确保定作方是合法的商标使用权人。此外，也可以通过查询其是否在海关总署备案等情况，进一步鉴别，避免落入侵权陷阱。审核的内容还应包含其商标权所属的类别等。

　　签订合同要慎重。合同是确定双方权利和义务的有效证据，除了在合同中应明确标的物的数量和质量、原材料的来源及数量、合同履行的期限等，还应对商标权作出详尽的规定，约定如果定作方提供的商标涉及侵权时的责任承担问题，以最大限度地保护自己的权益不受侵害。

　　生产中，商标的标注行为应在法律框架内进行。作为贴牌生产企业，在生产贴牌产品时应保证产品标识的真实性、准确性，不得标注引人误解的产品标识，不得伪造或冒用他人的厂名或厂址，不得伪造或冒用认证标志或名优标志，不得伪造产地等。

　　不得擅自销售贴牌产品。订单外多出的贴牌产品不要随意销售，如果销售，应将商标去除；如果定作方允许贴牌生产企业销售贴牌产品，贴牌生产企业应当在许可的范围和销售数量内进行，否则不但构成违约，还会构成商标侵权。